SRU-HvJ-1994-3

  • Instantie Hof van Justitie
  • Zaaknummer GR-13302
  • Uitspraakdatum 18 november 1994
  • Publicatiedatum 18 maart 2019
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Het door appellante bij verzoek tot inschrijving als merk gedeponeerde etiket voor whisky verschilt naar ‘s Hoven voorlopig oordeel – blijkens de ten processe overgelegde flessen (met inhoud) van appellante en geïntimeerde – naar opmaak en kleur zodanig van dat van geïntimeerde, dat gevaar voor verwarring bij het Surinaams whisky-gebruikend publiek niet aanwezig is (vide vonnis Hof van Amsterdam inzake Spaca Sourcy, 4 januari 1990, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 1990 no. 15).

    Voorts wordt door het Hof ook auditief geen overeenstemming aanwezig geacht tussen “The Real Mackenzie” en “Burn Mckenzie”: immers wordt “Mac” als “Maek” uitgesproken. terwijl bij “Mc” de ae niet wordt uitgesproken. Volgt bevestiging van het vonnis van de Kantonrechter.
    SJ 1994, G.R. 13302

Uitspraak

HOF VAN JUSTITIE (Civiele Kamer), 18 november 1994.

(Mrs. R.E.Th. Oosterling, J.R. von Niesewand en E.S. Ombre).

UNITED DISTILLER’s PLc. (”U.D”), een vennootschaprechtspersoon naar het recht van het Koninkrijk van Groot Brittanië en Noord-Ierland, gevestigd en kantoorhoudende te Distillers House, 33 Ellersly Road, Edinburgh, Scotland EH12 6 JW, voor als gemachtigde optreedt, Mr. H.E. STRUIKEN, advokaat, appellante in kort geding,

tegen

DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SURINAM HOUSING PRODUCTS, gevestigd en kantoorhoudende in het district Wanica aan de Livorno Middenweg B.R. 202, voor wie als gemachtigde optreedt, Mr. F.J. LEEFLANG, advokaat, geïntimeerde in kort geding.

De President spreekt in deze zaak in naam van de Republiek, het navolgende vonnis uit:

Het Hof van Justitie van Suriname;

Gezien de stukken van het geding waaronder:

1. het in afschrift overgelegde vonnis in kort geding van de Kantonrechter in het Eerste Kanton van 1 februari 1993 tussen partijen gewezen;

2. het proces-verbaal van de Griffier van het Eerste Kanton van 12 februari 1993, waaruit blijkt van het instellen van hoger beroep;

Gehoord partijen bij monde van haar respektieve advokaten;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:

Overwegende, dat uit de stukken van het geding in eerste aanleg blijkt, dat UNITED DISTILLERS plc. (”U.D.”) als eisende partij in eerste aanleg zich bij verzoekschrift tot de Kantonrechter in het Eerste Kanton heeft gewend, daarbij stellende:

  1. dat eiseres de navolgende vordering in kort geding wenst in te stellen tegen DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SURINAM HOUSING PRODUCTS, gevestigd en kantoorhoudende in het distrikt Wanica aan de Livorno Middenweg B.R. 202, gedaagde;
  2. dat eiseres is eigenaar en houder van het handelsmerk ”MACKENZIE”, welke zij behalve in Suriname, in zestig (60) andere landen als eerste heeft gebruikt en nog gebruikt ter onderscheiding van haar waren met name wijnen, spiritualiën en likeuren; eiseres legt hierbij over de ten verzoeke van P. Mackenzie & Co., Distillers Limited op 15 februari 1969 gedane inschrijving van voormeld handelsmerk, welke beeld- en woordmerk op 10 mei 1991 is overgedragen aan eiseres, blijkende zulks uit het hierbij in fotocopie overgelegde verzoek tot aantekening van overgang d.d. 6 mei 1991;
  3. dat eiseres op grond van het bepaalde in artikel 2 van de wet houdende bepalingen omtrent de fabrieks- en handelsmerken gerechtigd is tot het uitsluitend gebruik van sub 2 genoemd handelsmerk;
  4. dat eiseres voorts tot voormeld uitsluitend gebruik in Suriname gerechtigd is op grond van artikel 2 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de Industriële Eigendom, (Tractatenblad voor het Koninkrijk der Nederlanden, jg. 1970 No. 187), aangezien zowel het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland, Schotland alsmede Suriname deelnemers aan voormeld verdrag zijn en uit hoofde van voormeld verdragsartikel de nationalen van de deelnemers, zoals eiseres van het Verenigd Koninkrijk is, dezelfde bescherming genieten in het land van een andere deelnemer zoals Suriname, Indien zij, gelijk eiseres, hun handelsmerk in dat land gebruiken;
  5. dat gedaagde wijnen, spiritualiën en likeuren, althans soortgelijk waar als sub 2 vermeld in Suriname in het verkeer brengt en/of adverteert en/of verkoopt en levert aan het publiek in Suriname, althans heeft gedaagde voormelde waar ter aflevering en verkoop in voorraad;
  6. dat gedaagde de sub 5 vermelde handelingen verricht onder het merk ”BURN McKENZIE” voor de sub 5 bedoelde waren, welk merk een nabootsing is van, althans een soortgelijk merk is als ”MACKENZIE” tot het gebruik van welk merk eiseres bij uitsluiting van ieder ander gerechtigd is;
  7. dat de handelingen van gedaagde zoals sub 5 en 6 omschreven, een inbreuk vormen op eiseresses recht van uitsluitend gebruik van het merk ”MACKENZIE”, aangezien het merk waaronder gedaagde haar waar als bovenvermeld op de markt brengt, namelijk ”BURN McKENZIE’’ in hoofdzaak gelijk is, althans een nabootsing is van eiseresses bovenvermeld handelsmerk, welke eiseres lang voor gedaagde in Suriname gebruikte ter onderscheiding van haar waar, gelijksoortig aan die welke door gedaagde wordt gebruikt. Zulks is tegenover eiseres onrechtmatig op grond van het bepaalde in artikel 10 van de wet, houdende bepalingen omtrent de fabrieks- en handelsmerken (G.B. 1946 No. 73);
  8. dat gedaagde haar handelingen als bovenbedoeld voorts onrechtmatig zijn op grond van het bepaalde in artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de Industriële Eigendom.

Ingevolge voormelde verdragsbepaling is namelijk het gebruik van een handelsmerk, dat een reproduktie of nabootsing, welke verwarring kan wekken, is van een merk dat in het land van gebruik algemeen bekend is, als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van voormeld verdrag en gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren.

Uit het voorgaande blijkt ook, dat vooreerst ”BURN McKENZIE” in elk geval een nabootsing is van ”MACKENZIE”.

Het is van algemene bekendheid – zulks moet reeds uit de door eiseres gedane inschrijving worden afgeleid – dat het handelsmerk ”MACKENZIE” in Suriname algemeen bekend staat als handelsmerk van eiseres, althans van een andere dan gedaagde. Eiseres is als Schotse Vennootschap gerechtigd tot het genieten van de voordelen van voormeld verdrag van Parijs;

Eiseres mag terzake verwijzen naar de beschikking van het Hof van Justitie d.d. 20 juli 1984 inzake de Lee Couper Group PLC contra Prodo Kaka N.V., welke zij hierbij overlegt;

  1. dat eiseres de gedaagde bij deurwaarders exploit d.d. 16 oktober 1992 No. 563 van de deurwaarder D.E. Hew A Kee heeft aangezegd dat zij tegenover haar onrechtmatig handelt en haar gesommeerd de geïncrimineerde handelingen te staken, waartoe eiseres aan gedaagde ruimschoots de tijd heeft geboden;
  2. dat gedaagde weigert aan eiseresses sommatie gevolg te geven en zet tot heden haar handelingen als voormeld voort, terwijl verwachtbaar is – gelet op gedaagde haar weigering en haar voortzetting der handelingen na voormelde sommatie – dat zij zulks ook in de toekomst voortdurend zal blijven doen;
  3. dat eiseresses waar, uitgebracht onder haar handelsmerk als sub 2 omschreven hierdoor schade lijdt, althans kan daardoor schade lijden, aangezien het ernstig valt te betwijfelen of gedaagde haar waar van dezelfde hoge kwaliteit is;

Eiseres lijdt voorts ernstige schade, aangezien zoals duidelijk is, de door gedaagde verhandelde waren verwarring wekken met eiseresses waar, het doen voorkomen alsof ook gedaagde haar waar van eiseres afkomstig is. Eiseresses bedrijfsdebiet of marktaandeel wordt daardoor op ernstige wijze in negatieve zin aangetast, althans kan zulks het geval zijn;

  1. dat eiseres dan ook gerechtigd is te vorderen dat aan gedaagde verboden wordt het gebruik van het handelsmerk ”BURN McKENZIE” voor gelijksoortige waren als eiseres op de markt brengt, onder het handelsmerk ”MACKENZIE”.

Eiseresses belang vordert, gelet op het sub 11 gestelde terzake een onverwijlde voorziening bij voorraad;

Overwegende, dat de eisende partij op deze gronden heeft gevorderd:

dat bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut:

  1. gedaagde zal worden verboden om wijnen, spiritualiën en likeuren althans soortgelijke waren in Suriname middels advertenties en woord, geschrift en beeld aan het publiek ten verkoop aan te bieden, in het handelsverkeer te brengen, te verkopen, af te leveren en/of ten verkoop of aflevering in voorraad te hebben, onder het handelsmerk ”BURN McKENZIE” en zal worden bevolen die of soortgelijke handelingen onmiddellijk te staken, eventueel totdat over de rechtmatigheid van die handelingen zijdens gedaagde uiteindelijk door de rechter is beslist, eventueel onder de door de rechter te stellen voorwaarden;
  2. gedaagde zal worden veroordeeld om aan eiseres voor elke keer of elke dag dat zij elk van de sub I te geven verboden en/of bevelen overtreedt, ten titel van dwangsom te betalen, het bedrag van f. 25.000,– (VIJFENTWINTIG DUIZEND GULDEN), kosten rechtens;

Overwegende, dat SURINAM HOUSING PRODUCTS N.V. als gedaagde partij in eerste aanleg bij conclusie van antwoord – welke geacht moet worden te dezer plaatse te zijn ingelast – de vordering heeft bestreden en daarbij heeft geconcludeerd:

– dat eiseres niet in haar vordering zal worden ontvangen, althans dat aan haar de toewijzing ervan zal worden onthouden wegens ongegrondheid en onbewezenheid, kosten rechtens;

Overwegende, dat partijen vervolgens bij conclusies van repliek en dupliek haar stellingen nader hebben toegelicht en verdedigd;

Overwegende, dat de Kantonrechter eiseres in de gelegenheid heeft gesteld zich uit te laten;

Overwegende, dat ten dage bepaald voor uitlating produktie zijdens eiseres, de gemachtigde van eiseres een schriftelijke conclusie heeft genomen, onder overlegging van een produktie, waarvan de inhoud, alsmede van de overgelegde produktie eveneens hier als ingelast dient te worden beschouwd;

Overwegende, dat ten dage bepaald voor uitlating produktie zijdens gedaagde, de gemachtigde van gedaagde geen conclusie heeft genomen;

Overwegende, dat de Kantonrechter hierna bij vonnis in kort geding van 1 februari 1993 op de daarin opgenomen gronden:

Aan eiseres de gevraagde voorzieningen heeft geweigerd;

Eiseres in de proceskosten heeft veroordeeld aan de zijde van gedaagde gevallen en tot aan de uitspraak begroot op nihil;

Overwegende, dat blijkens hogervermeld proces-verbaal UNITED DISTILLERS Plc. in hoger beroep is gekomen van voormeld eindvonnis in kort geding van 1 februari 1993;

Overwegende, dat bij exploit van deurwaarder J.E. Kolf van 1 juni 1993 aan geïntimeerde aanzegging van het ingestelde hoger beroep is gedaan, terwijl uit de ten processe aanwezige stukken blijkt, dat de rechtsdag voor de behandeling der zaak in hoger beroep voor het Hof van Justitie aan partijen is aangezegd;

Overwegende, dat de advokaten van partijen te dienende dage de zaak bij pleidooi nader hebben toegelicht en verdedigd;

Overwegende, dat het Hof hierna bij rolbeschikking d.d. 7 januari 1994 overlegging van doppen en etiketten zijdens appellante heeft gelast, waarna appellante 2 whisky flessen met inhoud heeft overgelegd;

Overwegende, dat de gemachtigde van geïntimeerde vervolgens heeft gepersisteerd, waarna partijen vonnis hebben gevraagd, waarvan de uitspraak aanvankelijk was bepaald op 4 maart 1994 doch na enige malen te zijn aangehouden nader werd bepaald op heden.

TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

Overwegende, dat appellant tijdig in hoger beroep is gekomen tegen het vonnis van de Kantonrechter in het Eerste Kanton in kort geding gewezen tussen partijen en uitgesproken op 1 februari 1993;

Overwegende, dat appellante een tweetal grieven tegen het beroepen vonnis heeft aangevoerd, luidende:

  1. Ten onrechte heeft de Kantonrechter overwogen dat er geen gevaar voor verwarring bij het Surinaams Whisky gebruikend publiek te duchten valt.

Edoch is sinds 15 februari 1969 onder nummer 6266 in het register van het Hulpbureau van de Industriële Eigendom in Suriname ingeschreven als ”woord- en beeldmerk” voor whisky het handelsmerk ”MACKENZIE” en is de appellante, vermits de rechten van voormeld handelsmerk aan haar zijn overgedragen, gerechtigd tot het uitsluitend gebruik van voormeld handelsmerk.

Het handelsmerk voor whisky ”BURN McKENZIE” is niet ingeschreven in het register van het Hulpbureau voor Industriële Eigendom en de whisky van het merk BURN McKENZIE is pas een jaar geleden in de handel in Suriname gebracht.

Appellante heeft geen actie ondernomen tegen BURN McKENZIE in Engeland, omdat het produkt niet wordt verkocht in Engeland of Schotland. BURN McKENZIE heeft wel geprobeerd in Engeland registratie te bewerkstelligen, maar het verzoek werd geweigerd in december 1988 door de officiële handelsmerken registratie van Engeland (U.K. Trade Marks Registry). Appellante legt hierbij in fotocopie over de verklaring van U.K. Trade Marks, waaruit de weigering tot registratie van BURN McKENZIE blijkt en verzoekt het Hof de inhoud daarvan als letterlijk herhaald en geïnsereerd te beschouwen.

De door appellante op de markt in Suriname gebrachte whisky wordt in handels en gebruikerskring kort aangeduid als ”MACKENZIE”. Het is gebruikelijk in whiskykringen dat men een whisky kort aanduidt zoals bijv. ”Johnny Walker” waarbij ter onderscheiding van de kwaliteit men dan vraagt naar ”red” of ”black label”.

Het feit dat de uiterlijkheden van twee verschillende whisky soorten niet gelijksoortig zijn, wil niet zeggen dat er geen verwarring kan ontstaan. De aard van het produkt geeft aan dat het vaak verkocht wordt in hotels en bars en dat de klant slechts de naam van de whisky noemt zonder de fles te zien.

Tot de recente introductie van ”BURN McKENZIE”, was MACKENZIE als merk de enige in Suriname verkrijgbare whisky die de naam MACKENZIE of MCKENZIE insloot als deel van de merknaam.

Als gevolg van de gewoonte om af te korten, wordt de whisky van appellante genoemd MACKENZIE en niet The Real Mackenzie. Als daarom een toekomstige gebruiker vraagt naar een ”MACKENZIE” verwacht hij The Real Mackenzie te krijgen met welke hij bekend is. Indien aan hem een ander merk wordt opgediend (BURN McKENZIE) is de gebruiker misleid.

In het belangrijke Union arrest van 20 mei 1983 N.J. 1984, 72 m.nt. LWH. Bijblad bij de industriële Eigendom 1984, 137 M.nt. DWF.V heeft het Benelux Gerechtshof bepaald dat van overeenstemming tussen merk en teken sprake is wanneer – mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd AUDITIEF VISUEEL of BEGRIPSMATIG zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk wordt gewekt. (vide Merkenrecht Mr. Ch. Gielen en Mr. L. Wichers Hoeth Nr. 1077 Tjeenk Willink Zwolle 1992 blz. 441 en 442).

De Kantonrechter heeft zich in casu alleen geconcentreerd op het visuele verschil tussen de twee woord- en beeldmerken, maar heeft het belangrijke in het oog springende AUDITIEVE aspect n.l. de uitspraak ”MACKENZIE” en MCKENZIE welke verwarringwekkend en overeenstemmend is, niet in beoordeling genomen.

De Kantonrechter heeft ook geen rekening gehouden met het feit dat het publiek de merken vrijwel nooit tegelijkertijd ziet, dit in tegenstelling tot de rechter, die ze beide in het proces-dossier aantreft of voor zich op tafel kan waarnemen. De rechter moet zich dus losmaken van de gelijktijdige waarneming en zich afvragen welk meestal vaag herinneringsbeeld van het ene merk bij het publiek is overgebleven op het moment dat dit – later en/of elders – het andere merk waarneemt. Dit herinneringsbeeld zal vaak niet het gehele merk omvatten, maar alleen het meest in het oog springende of indrukwekkende bestanddeel daarvan.

Zie over dit beginsel van niet gelijktijdige confrontatie: Hof’s-Gravenhage 23 januari 1985 N.J. 1986 No. 500 Double you en Hof Amsterdam 28 augustus 1986 (IER) Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 1987 15 BF./Belfe Vide Merkenrecht Mr. Ch. Gielen no. 1084 blz. 446.

Het is vaste regel dat de conflicterende merken in hun geheel moeten worden beoordeeld, derhalve met inbegrip van eventueel ondeugdelijke of zwak onderscheidende bestanddelen.

Het gaat om de totaalindruk. Die indruk, dat wil zeggen datgene wat door de zintuigen (o.a. oog en oor) wordt opgevangen, in de geest verwerkt en ten slotte in het geheugen bewaard wordt, wordt mede bepaald door bestanddelen die gebruikelijk of beschrijvend zijn of geen dan wel slechts geringe onderscheidende kracht hebben. Dit neemt echter niet weg dat in een merk een origineel opvallend bestanddeel meer indruk maakt en daardoor vaster in het geheugen blijft hangen dan een banaal onderdeel en dat daardoor ook het geheel weer uit het geheugen kan worden ingediept, vide Merkenrecht Mr. Ch. Gielen blz. 454 No. 1101.

Voor overeenstemming is volgens het Union arrest nodig dat merk en teken AUDITIEF/VISUEEL of BEGRIPSMATIG gelijkenis vertonen. Uiteraard, kan die gelijkenis zodanig zijn dat in abstracto associatierisico bestaat. Voor dit associatieproces is (slechts) relevant wat gehoord, gezien of begrepen wordt. Helbach, in een noot in BIE 1984, 262 Mirbell/Birkel, leert dat het zich voordoen van een van de drie factoren als voldoende is; evenzo steinhauser, noot in BIE 1986, 244 vide Merkenrecht Mr. Ch. Gielen blz. 459 Nr. 1111 en 1112

  1. Ten onrechte heeft de Kantonrechter in dit casu geen auditieve gelijkenis of overeenstemming aangenomen.

De appellante is van mening dat er hier een schoolvoorbeeld is van auditieve gelijkenis, omdat het uitgesproken klankbeeld MACKENZIE EN (BURN) MCKENZIE min of meer gelijk is: vide Merkenrecht Mr. Ch. Gielen blz. 460 No. 1114 en 1115 en de daar aangehaalde rechtspraak.

Appellante legt in fotocopie de bladzijden van de daar aangehaalde rechtspraak die overvloedig is, over en verzoekt het Hof die als letterlijk herhaald en in deze pleitnota geïnsereerd te beschouwen;

met conclusie:

dat het Hof op gronden hiervorenaangehaald, het vonnis a quo zal vernietigen en opnieuw rechtdoende, de vorderingen van appellante zal toewijzen, kosten rechtens;

Overwegende, dat geïntimeerde de grieven heeft bestreden, met conclusie:

dat het Hof opnieuw rechtdoende, de vordering van appellante zal afwijzen;

Overwegende m.b.t. voormelde grieven:

– dat naar ’s Hoven voorlopig oordeel, als merk van appellante is gedeponeerd een etiket (vide verzoek tot inschrijving als bijlage bij het inleidend rekest) en wel voor ”whisky”;

– dat dit etiket, blijkens de ten processe overgelegde flessen (met inhoud) van appellante en geïntimeerde, zowel naar opmaak en kleur zodanig verschillen, dat gevaar voor verwarring bij het Surinaams whisky gebruikend publiek – naar ’s Hoven voorlopig oordeel – niet aanwezig is; (vide uitvoerig vonnis Hof Amsterdam 4 januari 1990, gepubliceerd in Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (I.E.R. 1990 No. 15) inz. Spa/Sourcy;

– dat, naar ’s Hoven voorlopig oordeel, ook auditief geen overeenstemming aanwezig wordt geacht tussen ”THE REAL McKENZIE” en ”BURN McKENZIE” (Mac, uitgesproken: Maek, terwijl bij Mc de ae voormeld niet wordt uitgesproken, dus Mk);

Overwegende, dat de grieven dan ook als ongegrond zijn aangevoerd, weshalve het beroepen vonnis dient te worden bevestigd;

RECHTDOENDE IN HOGER BEROEP:

Bevestigt het vonnis van de Kantonrechter in het Eerste Kanton in kort geding gewezen tussen partijen en uitgesproken op 1 februari 1993, waarvan beroep;

Veroordeelt appellante in de proceskosten in hoger beroep aan de zijde van geïntimeerde gevallen en begroot op f. 500,–.