Uitspraak

Kantonrechter in Kort geding
A.R. no. 153489
25 oktober 2018

Vonnis in het incident en in de hoofdzaak van

INDUSTRIAL SUPERMASSA LTD, rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudende te Ananindeua, Para Distrito Industrial, Sector B. Quadra 5, Lote 7 CEP, 67.033-310 te Belem in Brazilie,
gemachtigde: mr. H. G. Chandoe, advocaat,
eiseres in het incident en in de hoofdzaak in kort geding,
hierna te noemen: “Industrial”,
tegen

DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SURIMASSA INDUSTRIES, gevestigd en kantoor houdende aan de Prinsessestraat no. 385 te Paramaribo, doch feitelijk gevestigd en kantoor houdende aan de Afobakaweg perceel no. 1960 in het district Para,
[gedaagde 1],
[gedaagde 2],
gemachtigde: mr. M. Sheombar, advocaat,
gedaagden in het incident en in de hoofdzaak in kort geding,
hierna te noemen: “de NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2]”.

1. Het proces verloop:
1.1. Dit blijkt uit de volgende processtukken:

• het verzoekschrift, met producties, dat op 3 augustus 2015 ter griffie der kantongerechten is ingediend,
• de conclusie van antwoord, met productie,
• de conclusie van repliek, met producties en de incidentele conclusie met betrekking tot het adres van gedaagden;
• de conclusie van dupliek, met producties, en de conclusie van antwoord in het incident;
• de conclusie tot uitlating producties, met producties, en van repliek in het incident,
• de conclusie tot uitlating producties, en van dupliek in het incident.

1.2 De uitspraak van het vonnis in kortgeding is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1 Industrial is merkhouder en eigenaar van het tegelcement product dat op de Surinaamse markt te krijgen is onder de naam Argamassa Supermassa. De producten worden in Brazilie vervaardigd.

2.2 Industrial heeft op 16 februari 2015 haar producten en beeldmerk ter inschrijving voorgelegd aan het Bureau Intellectueel Eigendom, hetgeen blijkt uit de overgelegde applicatienummers [nummer 1] en [nummer 2].

2.3 [gedaagde 1] heeft in het jaar 2006 gedurende een periode van zes maanden goederen bij Industrial gekocht welke door hem werden vervoerd naar Suriname en op de Surinaamse markt werden verkocht.

2.4 [gedaagde 1] heeft via de email met Industrial gecommuniceerd over een eventueel filiaal in Suriname. Hierna is er geen samenwerking tot stand gekomen.

2.5 Tijdens een bezoek van Industrial aan Suriname heeft Industrial gemerkt dat in Suriname door de NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] tegelcementproducten werden geproduceerd en verkocht onder het merk Argamassa Surimassa.

2.6 Bij schrijven van 10 april 2015 heeft de raadsvrouwe van Industrial bij de NV onder de aandacht gebracht dat de NV inbreuk pleegt op de rechten van Industrial als rechtmatige merkhouder van Supermassa producten. Zij heeft in dat schrijven aangegeven dat Industrial enorme schade lijdt door het handelen van de NV en heeft de NV gesommeerd om alle producten onder de naam Argamassa Surimassa uit de winkels te halen op straffe van een dwangsom. Tevens diende de NV alle reclame materiaal te vernietigen.

2.7 Gedaagden hebben per schrijven van 4 mei 2015 op de brief van Industrial gereageerd waarbij zij stelden dat zij niet onrechtmatig handelen.

2.8 Gedaagden hebben tevens in de krant van 27 april 2015 een bekendmaking geplaatst waarin zij aan het publiek meedelen dat zij geen namaak product maken.

3. De vordering en de grondslag daarvan

3.1 De vordering in de hoofdzaak

Industrial vordert, kort gezegd, dat de kantonrechter, bij vonnis in kortgeding, uitvoerbaar bij voorraad:

• de NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] veroordeelt om met onmiddellijke ingang alle daden welke verwarring zouden kunnen veroorzaken door aanwending van onverschillig welk middel ten opzichte van de verpakking in het bijzonder het logo het product en het onrechtmatig gebruik van de misleidende naam Argamassa Surimassa te beëindigen;
• de NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] veroordeelt om alle valse beweringen bij de verkoop van hun namaakproduct waardoor de inrichting, het tegelcementproduct en of de werkzaamheden van Industrial in diskrediet zijn gebracht, onmiddellijk te staken;
• de NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] veroordeelt om met onmiddellijke ingang alle bestaande nagemaakte tegelcementverpakkingen ten verkoop uitgestald of opgeslagen in de distributie en of verkoopwinkels waar dan ook gelegen in Paramaribo en of in de districten te verwijderen en te vernietigen op een locatie in samenspraak met de daarmee belaste autoriteiten van het Korps Politie Suriname;
• de NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] veroordeelt om met onmiddellijke ingang al het origineel en bestaand nagemaakt reclame materiaal ter misleiding uitgestald voor de namaakproduciten onder de naam Argamassa Surimassa, in de verkoopwinkels waar dan ook gelegen in Paramaribo of in de districten van Suriname te verwijderen en te vernietgen op een locatie in samenspraak met de desbetreffende of daarmee belaste autoriteiten van het Korps Politie Suriname;
• Industrial toestaat om met behulp van de sterke arm alle producten waarop haar logo gedrukt staat op de verpakking van tegelcement producten van de NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2], die in de verkoopwinkes waar dan ook gelegen in Paramaribo en of in de districten zijn uitgestald te verwijderen en te vernietigen of te doen verwijderen en te vernietigen;
• De NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] veroordeelt om aan Industrial aan geleden schade en inkomstenderving te betalen het bedrag van USD. 840.000,= op straffe van een dwangsom;
• De NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] veroordeelt in de kosten van de advocaat ad. USD.3.500,= en voorts
• De NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] veroordeelt in de proceskosten.

3.2 De grondslag in de hoofdzaak
Industrial heeft als grondslag voor het gevorderde drie zaken aangevoerd:

1. dat zij het intellectueel eigendom op de tegelcementproducten die zij produceert onder de naam Argamassa Supermassa heeft geregistreerd in Brazilie en ook de registratie heeft ingediend bij het Bureau Intellectueel Eigendom van Suriname;
2. dat de NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] het originele product van Industrial namaken waarbij de uiterlijke kenmerken van de namaak van dien aard is dat alleen bij de hele kritische koper de verschillen tussen het origineel en het namaakproduct zullen opvallen; dat [gedaagde 1], na enige tijd succesvol het product van Industrial te hebben gebracht op de Surinaamse markt, in Suriname het bedrijf Surimassa Industries NV heeft opgezet en ingeschreven en aan Industrial verklaard heeft dat het exporteren van het product van Industrial naar Suriname op veel moeilijkheden stuit waardoor hij het product niet meer zou afnemen; met de NV is hij toen begonnen het product van Industrial in Suriname na te maken en op de markt te brengen;
3. dat Suriname en Brazilie partij zijn bij het Verdrag van Parijs waardoor fabrieks en handelsmerken van onderdanen van beide landen worden beschermd en oneerlijke mededinging wordt verboden;
4. dat de NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] met het voorgaande onrechtmatig handelen jegens Industrial als gevolg van welk onrechtmatig handelen Industrial enorme schade heeft geleden; de schade bestaat onder andere uit de gederfde inkomsten van de afgelopen zeven jaren;
5. dat met het namaken van het product van Industrial en de verpakking voorzien van een logo van Industrial en gelijksoortige teksten als het product van Industrial het publiek in verwarring wordt gebracht en wordt misleid, waarbij het nagemaakte product ook nog inferieur is aan het product van Industrial.

3.3 De vordering in het incident
Industrial heeft als incident opgeworpen dat het adres van de NV niet het adres is dat in het inleidend verzoekschrift is opgenomen en dat Industrial daar op een later tijdstip achter is gekomen. Industrial heeft in het incident tevens een nadere conclusie genomen waarin zij aanvoert dat de NV met het oogmerk om hun onrechtmatig handelen te kunnen ontkennen tracht haar werkelijke adres onbekend te houden.De NV heeft in het incident aangevoerd wat haar juiste adres is en heeft betwist dat zij heeft getracht om haar adres onbekend te houden.

3.4 De beoordeling
De kantonrechter overweegt dat de opmerkingen gemaakt door partijen met betrekking tot het juiste adres van de NV formeel slechts neerkomen op een verzoek tot rectificatie van het adres van gedaagden dat is vermeld in het inleidend verzoekschrift. Een dergelijke kwestie in een proces wordt niet aangemerkt als een incident waarin over en weer zou moeten worden geconcludeerd door partijen, waardoor de kantonrechter voorbij zal gaan aan de stellingen en weren welke door partijen naar voren zijn gebracht in het kader van het incident. Slechts de correctie van het adres zoals gevraagd zal worden gehonoreerd middels het verlenen van akte van wijziging van het adres van gedaagden, zoals reeds is doorgevoerd in de aanhef van het vonnis. Voor het overige zal er niet worden ingegaan op de stellingen en weren in het kader van het incident.

4. Het verweer
In de hoofdzaak
De NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] hebben verweer gevoerd op welk verweer de kantonrechter, voor zover van belang, hierna terugkomt.

5. De Beoordeling
In de hoofdzaak

5.1 De NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] hebben als verweer onder andere het volgende aangevoerd:

1. dat zij geen namaak producten maken en dat de naam waaronder zij de producten verkopen namelijk Argamassa Surimassa niet misleidend is bedoeld en geen verwarring brengt; dat het woord argamassa mortel betekent en om die reden voor alle producten die mortel zijn kan worden gebruikt;
2. dat gedaagden indertijd zelf hebben besloten om geen producten meer naar Suriname te sturen en dat het niet door de gedaagden komt dat zij geen producten meer naar Suriname stuurden;
3. dat de NV het recht heeft om meerdere talen op haar producten te plaatsen en dat zij, omdat zij ook aan inwoners van Suriname van Braziliaanse afkomst het product verkoopt de Braziliaanse teksten op de verpakking plaatst;
4. dat zij bezig zijn hun verpakking aan te passen en dus hun product in een andere verpakking op de markt te brengen;
5. dat zij geen schade hebben toegebracht aan Industrial en haar geen schadevergoeding verschuldigd zijn.

5.2 De kantonrechter overweegt dat de vraag die partijen verdeeld houdt de vraag betreft of de NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] onrechtmatig hebben gehandeld jegens Industrial. Industrial stelt dat het onrechtmatig gedrag uit de volgende drie gedragingen bestaat:

1. door bij Industrial onterecht de indruk te wekken dat het niet gunstig is om het product van Industrial langer op de Surinaamse markt te brengen;
2. voorts door daarna het product met de naam Agramassa Surimassa te produceren en te plaatsen in een verpakking met het logo van Industrial met Portugese teksten erop en
3. door het plaatsen van reclame materiaal voor het product met de naam Argamassa Surimassa met het logo van Industrial.

5.3 De kantonrechter overweegt voor wat betreft het “onterecht wekken van de indruk bij Industrial dat het niet gunstig is om het product van hun nog langer op de Surinaamse markt te brengen”, dat gedaagden dit gedrag ontkennen. Zij stellen dat zij nimmer die indruk hebben gewekt en dat Industrial zelf ervoor heeft gekozen om niet langer het product op de Surinaamse markt te brengen.

5.4 De kantonrechter overweegt met betrekking tot dit punt dat enerzijds Industrial de gedraging stelt en anderzijds de gedraging door de gedaagden wordt betwist. Nu Industrial geen producties heeft overgelegd waaruit blijkt dat er een moment is geweest waarop gedaagden aan Industrial hebben voorgehouden dat het niet gunstig is om hun product op de Surinaamse markt te brengen, is dat deel van de grondslag niet aannemelijk geworden.

5.5 De kantonrechter overweegt met betrekking tot de tweede gedraging, namelijk dat gedaagden onrechtmatig handelen door het product te produceren met de naam Argamassa Surimassa en deze in de verpakking plaatst met bedoelde naam en het logo van Industrial erop, dat Industrial stelt dat de naam en de verpakking voor verwarring zorgen en gedaagden stellen dat dat niet het geval is.

5.6 De kantonrechter overweegt dat in de rechtspraak deze beoordeling aan de orde is geweest in verschillende zaken betreffende het handelsmerk of de handelsnaam, waaronder de volgende:

5.7 In de zaak van de rechtbank Rotterdam van 13 juli 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:5406) is als volgt overwogen: “ 4.9. ………………..Van inbreuk in deze zin is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaat, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naar mate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn.

5.8 In de zaak van de Rechtbank Den Haag van 10 juli 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:8191) wordt als volgt overwogen: “ ……
Gelet op deze uitgangspunten overweegt de voorzieningenrechter als volgt:
Gedaagden hebben zich op het standpunt gesteld dat zij juist moeite hebben gedaan een handelsnaam te kiezen die afwijkt van de handelsnaam van eiseressen. Door het gebruik van de eigen naam “[voornaam]”, alsmede het gebruik van het woord “schoenmode” zijn gedaagden naar hun mening voldoende afgeweken van de door eiseressen gevoerde handelsnaam, zodat geen sprake kan zijn van verwarring. Dit argument treft geen doel. Zowel in de handelsnaam ‘De Vries schoenen’ als in de handelsnaam ‘Schoenmode [voornaam ged 2] de Vries’ is het element ‘De Vries’ het meest kenmerkende bestanddeel. De overige elementen (schoenen c.q. schoenmode en [voornaam]) zijn daaraan ondergeschikt. De elementen ‘schoenen’ en ‘schoenmode’ lijken bovendien ook sterk op elkaar. Om deze redenen zullen beide handelsnamen bij het publiek, dat die namen niet direct naast elkaar ziet, eenzelfde indruk wekken. Hetzelfde geldt voor de handelsnaam ‘Schoenmode [voornaam ged 2] de Vries’ met het onderschrift ‘Schoenmakerij De Vries’.
……………………….

Alle hiervoor beschreven omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, komt de voorzieningenrechter tot het voorlopige oordeel dat er gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is ten gevolge van het gebruik van de handelsnaam ‘Schoenmode [voornaam ged 2] de Vries’ door gedaagden. De handelsnaam ‘Schoenmode [voornaam ged 2] de Vries’ (al dan niet met het onderschrift ‘Schoenmakerij De Vries’) maakt naar voorlopig oordeel dan ook inbreuk op de oudere handelsnaam ‘De Vries schoenen’.

5.9 De kantonrechter overweegt dat uit de overgelegde producties blijkt dat de wijze waarop het product van Industrial en het product van gedaagden wordt gepresenteerd inderdaad van dien aard is dat aangenomen kan worden dat het voor verwarring kan zorgen. De naam Argamassa Supermassa vertoont zodanige overeenkomst met de naam Argamassa Surimassa, vooral voor wat de klank betreft, dat dat deel van de grondslag wel aannemelijk is, namelijk dat bij het publiek zeer waarschijnlijk de indruk kan ontstaan dat het product hetzelfde product is als het product van Industrial. Hetzelfde geldt voor de uiterlijke verschijning van het product door het plaatsen van het logo van Industrial, het mannetje, op de verpakking en het gebruik van de woorden AC-1 en AC-III en voorts het gebruik van enkel de Portugese taal op de verpakking.

5.10 De kantonrechter is van oordeel dat Industrial zich terecht erop beroept dat gedaagden hiermee onrechtmatig handelen jegens Industrial en het feit dat gedaagden in hun conclusie van antwoord hebben aangehaald dat zij doende zijn op een andere verpakking over te stappen bevestigt het feit dat ook gedaagden tot de slotsom zijn gekomen dat de verpakking niet kon worden gehandhaafd.

5.11 De kantonrechter overweegt dat gedaagden bij dupliek twee stuks verpakkingen hebben overgelegd welke het logo van Industrial niet meer bevat en ook niet meer de naam Argamassa Surimassa doch de naam Surimassa. Ook de vermelding van de soorten AC-1 en AC-III is niet meer op de verpakking te zien. In het geding is door de stellingen en weren van partijen en het feit dat gedaagden gaandeweg de verpakking hebben aangepast, aannemelijk geworden dat Industrial als gevolg van het onrechtmatig handelen van gedaagden, genoodzaakt was een rechtzaak in te stellen teneinde aan de onrechtmatige situatie een eind te brengen, waardoor Industrial terecht de advocaatkosten van gedaagden vordert.

5.12 De kantonrechter zal op grond van het voorgaande het gevorderde onder 1 tot en met 5 van het petitum toewijzen, evenals het gevorderde onder 8 van het petitum. De kantonrechter zal evenwel de vordering tot vernietiging niet toewijzen nu het verwijderen van de verpakking uit de winkels en het verwijderen van het reclame materiaal voldoende is om de verwarring te voorkomen.

5.13 De kantonrechter overweegt ten aanzien van de geldvordering onder punt 6 en 7 van het petitum, dat, nu deze door gedaagden wordt betwist, diepgaand onderzoek noodzakelijk is hetgeen niet in kortgeding mogelijk is. Voor die vordering zal Industrial de bodemrechter moeten benaderen.

5.14 De kantonrechter zal de overige stellingen en weren van partijen niet verder bespreken nu deze niet langer relevant zijn en gedaagden, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordelen in de kosten van het geding.

6. De beslissing
In het incident

6.1 Verleent akte van wijziging van het adres van gedaagden;
In de hoofdzaak

6.2 Verbiedt de NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] om met ingang van de dagtekening van dit vonnis gebruik te maken van de verpakking met daarop de merknaam “Argamassa Surimassa” en het logo van Industrial, het mannetje, en de benamingen “AC-1” en “AC-III”;

6.3 Veroordeelt de NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] om binnen een termijn van 1 (een) maand na betekening van dit vonnis, alle bestaande tegelcementverpakkingen ten verkoop uitgestald of opgeslagen in de distributie- en of verkoopwinkels waar dan ook gelegen in Paramaribo en of in de districten, waarop de naam staat van Argamassa Surimassa en waarop het logo in de vorm van het mannetje van Industrial staat afgebeeld te verwijderen;

6.4 Veroordeelt de NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] om binnen 1 (een) maand na betekening van dit vonnis al het origineel en bestaand reclame materiaal waarop de naam staat van Argamassa Surimassa en waarop het logo in de vorm van het mannetje van Industrial staat afgebeeld in de verkoopwinkels waar dan ook gelegen in Paramaribo of in de districten van Suriname te verwijderen;

6.5 Machtigt Industrial om, indien gedaagden weigeren aan de veroordelingen onder 6.2, 6,3 en 6.4 te voldoen, met behulp van de sterke arm alle producten in de verpakkingen en al het reclame materiaal zoals bedoeld onder 6.2 en 6.3 en 6.4 van de NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2], die in de verkoopwinkes waar dan ook gelegen in Paramaribo en of in de districten zijn uitgestald te verwijderen en te vernietigen;

6.6 Veroordeelt De NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2], des de één betalend de ander zal zijn bevrijd, om aan Industrial tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen het bedrag van USD.3.500,= (drieduizend vijfhonderd Noord-Amerikaanse dollar) zijnde de advocaatkosten;

6.7 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

6.8 Veroordeelt de NV, [gedaagde 1] en [gedaagde 2] des de één betalend de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten aan de zijde van Industrial gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op SRD.500,= (vijfhonderd Surinaamse dollar);

6.9 Wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. A.C. Johanns, kantonrechter-plaatsvervanger in kortgeding, en uitgesproken door mr. A. Charan, kantonrechter, ter openbare terechtzitting van het kantongerecht in het eerste kanton te Paramaribo van donderdag 25 oktober 2018, in tegenwoordigheid van de griffier.